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1、知识产权法学第六讲商标法(二),主讲人：杜 颖,讲座内容,1、商标的转让、许可与注销2、商标权的保护与商标侵权3、商标权权利限制,商标转让、许可与注销,转让：转让协议转让申请核准、公告许可：许可合同备案,商标许可,43：许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。,商标使用许可,1、独占使用许可。是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。2、排他使用许可。3、普通使用许可。,商标转让,商标转让必须与营业一同进行：美国商标权转让自由主义，不必与
2、营业一起转移，但应以书面进行：法国商标转让自由主义，不必与营业一起，但须向商标主管机关登记：我国台湾商标权转让自由主义，不必与营业一起转移，但需要经商标主管机关批准，核准公告后转让行为方为生效：我国,商标侵权商标法第57条6类,1未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的2未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，容易导致混淆的3销售侵犯他人注册商标专用权的商品4伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售行为5未经商标注册人同意，更换其注册商标6故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标
3、专用权行为的,类型一：商标假冒、仿冒行为,未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。,假冒、仿冒行为分类,假冒相同侵权：同类同标（不需证明混淆）仿冒等同侵权（需要证明混淆）同类近似标近似类同标近似类近似标,混淆判断中我国商标法与美国法的逻辑差异,美国法：从近似到混淆中国法：从混淆到近似,TRIPS协议,第十六条 所授予的权利1.注册商标所有人应享有专有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标示相同或类似的商品或服务，以造成混淆的可能。如果确将相同标记用于相同商品或服务，即应推定已有混淆之虞。上述权利不得损害任何已有的在
4、先权，也不得影响成员依使用而确认权利效力的可能。,商标近似,商标标识近似+混淆、误认？商标标识近似+混淆性近似（文学）如茅台迎宾与迎宾不近似茅台与迎宾茅台近似,标识近似但判断不构成混淆的案例,蓝光电梯LG商标与韩国LG电子株式会社蓝光公司所有的“LG加图形”注册商标与LG电子株式会社所有、LG产电株式会社使用的“LG及图”商标进行对比，蓝光公司的注册商标中包含汉字“蓝光”二字的汉语拼音LAN和GUANG的开头字母“L”和“G”，LG电子株式会社所有、LG产电株式会社使用的“LG及图”商标的图形和文字中，其文字部分包含英文字母“L”和“G”。,标识近似但判断不构成混淆的案例,从总体上看，两者区别
5、占主要部分，文字部分一为汉语拼音字母，一为英文字母，是两种不同的语言文字，虽然字母写法相同，但发音不同，因而，不应认为是相同。单独就“LG及图”商标中的两个字母与蓝光公司的“LG加图形”注册商标中的字母进行对比并无实际意义。故蓝光公司所有的“LG加图形”注册商标与LG电子株式会社所有、LG产电株式会社使用的“LG及图”商标从整体上相对比，两者不相同，也不近似。,本案中涉及使用注册商标的商品是电梯，而不是普通的日用品。电梯的消费者一般是单位，单位在购买安装电梯这种特殊商品的过程中，对所购买的电梯，包括电梯上使用的商标施加的注意力，要较普通消费者对普通日用品施加的注意力大得多。此外，蓝光公司从未生
6、产过电梯整梯，仅生产电梯的核心部分和进行电梯维修，从此角度而言，起码截至到蓝光公司提起本案诉讼时止，蓝光公司所有的“LG加图形”注册商标与LG电子株式会社所有、LG产电株式会社使用的“LG及图”商标，在电梯这种商品上，在客观上没有使消费者造成误认的可能。,标识不近似也判断构成混淆的案例,北京嘉裕东方葡萄酒有限公司与中国粮油（集团）有限公司及南昌开心糖酒副食品有限公司、秦皇岛洪胜酒业有限公司商标侵权纠纷案 最高人民法院民事判决书（2005）民三终字第5号,“嘉裕长城及图”商标和第70855号“长城牌”注册商标均系由文字和图形要素构成的组合商标，其整体外观具有一定的区别。但是，第70855号“长城
7、牌”注册商标因其注册时间长、市场信誉好等，而具有较高的市场知名度，被国家工商行政管理部门认定为驰名商标，中粮公司使用第70855号“长城牌”注册商标的葡萄酒产品亦驰名于国内葡萄酒市场，,根据该注册商标的具体特征及其呼叫习惯，其组合要素中的“长城”或“长城牌”文字部分因有着较高的使用频率而具有较强的识别力，在葡萄酒市场上与中粮公司的葡萄酒产品形成了固定的联系，葡萄酒市场的相关公众只要看到“长城”、“长城牌”文字或者听到其读音，通常都会联系或联想到中粮公司的葡萄酒产品及其品牌，故“长城”或“长城牌”文字显然具有较强的识别中粮公司葡萄酒产品的显著性，构成其主要部分。,“嘉裕长城及图”虽由文字和图形组
8、合而成，且其文字部分另有“嘉裕”二字，但因中粮公司的第70855号“长城牌”注册商标中的“长城”或“长城牌”文字部分具有的驰名度和显著性，足以使葡萄酒市场的相关公众将使用含有“长城”文字的“嘉裕长城及图”商标的葡萄酒产品与中粮公司的长城牌葡萄酒产品相混淆，至少容易认为两者在来源上具有特定的联系。,难点,1、被仿冒的商标尚未使用2、定牌加工问题,贴牌生产或定牌生产的含义,贴牌生产，也称为定牌生产，俗称“贴牌”，Original Equipment/Entrusted Manufacture，原始设备制造商或原产地委托加工，简称为OEM。品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负
9、责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。贴牌生产属于加工贸易中的“代工生产”方式，在国际贸易中是以商品为载体的劳务出口。,国内贴牌生产案,欧通国、深圳金盾服装有限公司诉无锡明星服装有限公司、张建国侵犯商标专用权纠纷案北京市第一中级人民法院民事判决书（1993）中经知初字第990号由于明星公司所述负责联系这次委托加工的武汉鸿发时装精品城刘宗桥一直未能找到，为保护商标权人的合法权益，即使认定该加工承揽合同成立，明星公司也应先行承担其法律责任。因为明星公司未尽到商业经营中的谨慎审查义务，对该侵权行
10、为应负连带责任。明星公司在承担责任后可以向其提出的委托加工方追偿。,涉外贴牌生产耐克案,美国比阿埃斯公司向中国商标局申请注册了“NIKE”字母商标，核定使用商品是53类（国际分类第25类）运动衣。1932年NIKE商标在西班牙得到使用。现在该商标的注册商标权人为西班牙FLORA BERTRAND MARA 公司，注册类别为第25类商品。商标专用权人在西班牙向CIDESPORT公司提供了NIKE商标许可证。2000年3月至5月间，被告西班牙CIDESPORT公司委托被告浙江省畜产进出口公司和被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作NIKE男滑雪夹克，服装加工制作完成后，由被告浙江省畜产进出口公司负责报
11、关出口，拟经香港转口出口到西班牙，以交付给委托人CIDESPORT公司。,焦点问题,商标权是否控制单纯的产品制造行为？cf著作权：复制、发行 cf专利权：制造、销售、使用等,初步分析：定牌加工分类视角,国内 生产+加标制造构成使用 生产+不加标帮助侵权涉外专利临时过境？,中华人民共和国知识产权海关保护条例,既控制货物进口行为，也控制货物出口行为跑了偷牛的，逮到把角的,北京市高级法院2004年2月18日公布的关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答(京高法发200448号)第13条,受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权？造成相关公众
12、的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。,北京市高级法院于2006年3月7日关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答,21、承揽加工带有他人注册商标的商品是否构成商标侵权？承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。
13、,问题二：混淆概念的发展,混淆时间的前伸：购买+售前混淆空间的扩张：二次混淆,售前混淆,Initial interest confusion初始兴趣混淆最初检索商品时发生的混淆最初关注点混淆,具体案例,Grotrian,Helfferich,Schulz,Th.Steinweg Nachf.v.Steinway&Sons案:GROTRIAN-STEINWEG钢琴与著名的STEINWAY钢琴“维多利亚的秘密”案中：被告以的域名销售妇女贴身内衣,间接混淆或二次混淆,劳力士案：以27美元的价格购买带有Rolex标志的表,问题三：正向混淆与反向混淆,原告蓝野酒业公司于2003年取得了“蓝色风暴”文字、
14、拼音、图形组合注册商标的专用权，其核准使用商品为第32类：包括麦芽、可乐等。2005年5月，百事中国有限公司在全国范围内开展了以“蓝色风暴”命名的夏季促销及宣传活动。在促销及宣传活动中，将“蓝色风暴”标识使用在宣传海报、货架价签等宣传品上，也将该标识直接使用在其生产、销售可乐等产品的外包装和瓶盖上。蓝色风暴案,反向混淆构成要件,（一）商标在后使用者的市场地位强于在先使用者（二）商标在后使用者是否存在恶意不是判断是否构成商标反向混淆的关键要素（三）消费者会就原被告商标发生来源混淆,危害,1、独立品牌2、有害联系,法律依据,蓝色风暴案：中华人民共和国商标法第52条第（1）项：“未经商标注册人的许可
15、，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”，慧眼案：中华人民共和国商标法第52条第（5）项：“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。根据中华人民共和国商标法实施条例第50条的规定，此处所言“其他损害”，是指在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的。,类型二：销售侵犯注册商标专用权的商品行为的主观要件与行为要件,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。,赠品假冒是否构成销售行为,2008年1月3日，江苏省扬州市邗江工商局根据群众举报，对江苏某服饰有限公司扬
16、州专卖店销售羽绒服附赠假冒金利来皮包一案立案调查。经查：该专卖店于2007年12月30日购进62只皮包，在2008年1月1日、2日开展了“买一赠一”的促销活动，买一件羽绒服即赠送一只皮包。皮包上印有“JINLILAIPIJU”字样，附属的吊牌上标注有“广州立绅来皮具有限公司”、“goldlion”、“金利来”、“全国统一零售价298元”等字样。,赠品假冒是否构成销售行为,经鉴定，上述皮包为假冒产品。goldlion、金利来是金利来（远东）有限公司在商标注册用商品和服务国际分类第18类箱包等商品上的注册商标，广州立绅来皮具有限公司是中国内地唯一合法获得授权经营金利来皮具的公司。截至检查时，该专卖
17、店以248元328元的价格销售4种型号羽绒服62件，销售金额1.8万元；62只上述假冒金利来皮包全部赠送给了消费者。,京糖商标案,北京市糖业烟酒公司诉北京美厨食品有限公司(2001)高知终字第43号 方便面包装内搭赠京糖商品,赠品假冒,22、销售商品时搭赠侵犯注册商标专用权的商品是否构成商标侵权？搭赠是销售的一种形式，因此搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为是商标侵权行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或者应知所搭赠的商品是侵犯注册商标专用权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。,类型三：侵犯他人商标标识的行为,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的,商标印制管理办法,
18、第三条 商标印制委托人委托商标印制单位印制商标的，应当出示营业执照副本或者合法的营业证明或者身份证明。第四条 商标印制委托人委托印制注册商标的，应当出示商标注册证或者由注册人所在地县级工商行政管理局签章的商标注册证复印件，并另行提供一份复印件。,商标印制管理办法,签订商标使用许可合同使用他人注册商标，被许可人需印制商标的，还应当出示商标使用许可合同文本并提供一份复印件；商标注册人单独授权被许可人印制商标的，除出示由注册人所在地县级工商行政管理局签章的商标注册证复印件外，还应当出示授权书并提供一份复印件。,第五条 委托印制注册商标的，商标印制委托人提供的有关证明文件及商标图样应当符合下列要求：（
19、一）所印制的商标样稿应当与商标注册证上的商标图样相同；（二）被许可人印制商标标识的，应有明确的授权书，或其所提供的商标使用许可合同含有许可人允许其印制商标标识的内容；（三）被许可人的商标标识样稿应当标明被许可人的企业名称和地址；其注册标记的使用符合商标法实施条例的有关规定。,类型四：商标反向假冒,未经商标注册人同意，更换其注册商标,枫叶案,年，原告北京市京工服装工业集团服装一厂发现百盛购物中心二楼鳄鱼服装专卖店出售的“鳄鱼”牌西裤是经过改装的原告生产的“枫叶”牌产品。后证实，该“鳄鱼”西裤系原告的产品，仅将原告的“枫叶”商标换上了“鳄鱼”商标，且其售价远远超过了原告每条元左右的销售价格。,类型
20、五：商标间接侵权行为,故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供便利条件的行为,间接或帮助侵权,一、仓储者等二、租赁业者三、网站等,何为故意？,仓储、租赁业者：审查义务网站：避风港规则通知+删除,秀水街案,2005年9月，(法国LV)路易威登马利蒂公司、(意大利GUCCI)古乔古希股份公司、(英国BURBERRY)勃贝雷有限公司、(卢森堡PRADA)普拉达公司和(法国CHANEL)香奈儿有限公司等5家外国著名奢侈品制造公司联手将秀水街市场告上法庭。,法院结论,2005年12月，北京市第二中级人民法院作出一审判决，认定个体摊贩销售带有5原告商标标识的商品，其行为侵犯了5原告享有的注册商标专用权。同时，
21、认定秀水豪森公司为涉案侵权行为提供了便利条件，应就侵权后果承担连带的法律责任。法院判决潘祥春等人和秀水豪森公司立即停止侵权，并共同赔偿5原告各2万元，共计10万元。被告秀水街市场不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为，秀水街公司有权而且有义务对市场进行管理及对商户出售商品的种类、质量等进行监督，制止、杜绝制假售假现象。,宝健（中国）日用品有限公司诉浙江淘宝网络有限公司(2009)杭西知初字第11号,原告是“宝健”、“宝芙”“宝馨”等商标的专用权人从事上述品牌的营养保健、美容护肤、日化等产品的研发、生产和销售。2004年始，被告经营的网站（以下称淘宝网）出现大量低价出
22、售疑似原告上述品牌产品的信息。原告的产品有统一的价格和销售渠道，未授权他人在淘宝网上销售，无法证实网上产品是否为原告生产，无法得知产品质量的真假伪劣。,宝健（中国）日用品有限公司诉浙江淘宝网络有限公司(2009)杭西知初字第11号,常有消费者向原告举报网上所购产品质量，进而对原告产品信誉产生质疑。原告多次要求被告停止侵权未果，被告的所为侵犯了原告的商标等权利。诉请判令：被告停止侵权，在其淘宝网上不再出现原告商标；被告赔偿给原告损害100000元；由被告承担本案诉讼费。,判断被告是否故意为网店经营者实施的商标侵权行为提供便利进而构成帮助侵权的前提条件是网店经营者的侵权责任能够确定，在网店经营者的
23、商标侵权责任至今尚无法判定的情形下，被告作为信息服务平台的提供者因没有过错而无需承担侵权赔偿责任。被告对淘宝网上的销售信息的合法性有审查义务，但根据义务源于法定或约定原则，对该审查义务广度、深度的设定必须源于法律法规的明确规定。为被告设定审查义务，要求其对涉案商品是否构成商标侵权作出专业性判断，缺乏法律依据的支撑。,大众搬场诉百度（竞价排名）(2007)沪二中民五(知)初字第147号,上海大众搬场公司发现在百度搜索其公司名称时，搜索结果页面的左、右侧均出现了百度提供的广告链接，其中的不少链接还冠以该公司名义或者以该公司拥有“大众”注册商标为名义的搬场服务，遂诉至法院，要求百度停止侵权、赔礼道歉
24、、赔偿损失。法院一审认定，百度构成侵权，须赔偿经济损失并消除影响。百度搜索_绿岛风.mht,大众搬场诉百度（竞价排名）,与搜索引擎通常采用的自然排名相比，“竞价排名”服务不仅需要收取费用，还要求用户在注册时必须提交选定的关键词，因此，百度网站有义务也有条件审查用户使用该关键词的合法性，在用户提交的关键词明显存在侵犯他人权利的可能性时，百度网站应当进一步审查用户的相关资质，例如要求用户提交营业执照等证明文件，否则将被推定为主观上存在过错。,大众搬场诉百度（竞价排名）,在本案中，被告百度在线公司上海分公司作为“竞价排名”服务上海地区业务的负责人应当知道“大众”商标的知名度，许多申请“竞价排名”的用
25、户与两原告毫无关系，却以“上海大众搬场物流有限公司”或者“大众搬场”为关键词申请“竞价排名”服务，致使搜索结果中出现了两个名称完全相同、从事业务相同但其他内容和联系信息完全不同的网站。,综上，本院认为，百度网站应当知道存在第三方网站侵权的可能性，就此应当进一步审查上述第三方网站的经营资质，但根据三被告的陈述，百度网站对于申请“竞价排名”服务的用户网站除进行涉黄涉反等最低限度的技术过滤和筛选以外，没有采取其他的审查措施，未尽合理的注意义务进而导致了侵犯原告大众交通公司的注册商标的第三方网站在搜索结果中排名靠前或处于显著位置，,使网民误以为上述网站系与原告大众交通公司关联的网站，对原告大众交通公司
26、的商誉造成了一定影响。本院认为，三被告未尽合理注意义务，主观上存在过错，客观上帮助了第三方网站实施了商标侵权行为，并造成了损害结果，因此与直接侵权的第三方网站构成共同侵权，应当承担连带民事责任。,港益电器诉谷歌案（关键词广告）,港益电器生产的“绿岛风”牌产品是广东省著名商标。2007年8月，港益电器发现在Google搜索引擎中输入“绿岛风”，搜索结果却显示“赞助商链接，绿岛风第三电器厂”，点击则进入了广州市第三电器厂的网站。广州市第三电器厂以生产风幕机为主，两家的产品属于同类，并有市场竞争关系。,港益电器诉谷歌案（关键词广告）,港益电器认为“绿岛风”在市场上有较强知名度，广州市第三电器厂出于商
27、业目的，未经港益电器同意，在同类产品上使用“绿岛风”注册商标进行宣传，行为属于“搭便车”，误导消费者，构成侵害注册商标专用权。Google为何免责？简服装搜索.mht欢迎使用.mht,商标权的限制,保护期与续展范围限制合理使用在先使用不侵权权利用尽,权利行使范围,注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。第13条：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止
28、使用。,驰名商标的认定,（一）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；（二）证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；（三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料；（四）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料；（五）证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。,合理使用59,注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。,在先使用不侵权59（3）,商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。,权利用尽,商标权用尽也即商标所标识的商品在首次投入市场后，其知识产权人的权利就告罄，权利人不能再主张专用权，这也被称为首次销售原则。商标权用尽的原则主要是防止商标权人依据商标专用权而控制商品的销售，妨碍商品的自由流通。,谢 谢!,
