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1、1,提高授予专利权的标准 新专利法及企业知识产权实务讲座2,中国社会科学院法学研究所研究员 博士生导师 李顺德,2,一、修改了专利授权实质条件（一）扩大“现有技术”范围，采用绝对新颖性标准（二）扩大了“抵触申请”的范围（三）提高了“创造性”标准二、进一步限定“转换保护”条件三、将遗传资源保护和披露纳入授权条件四、修改了对专利文件的要求,3,一、修改了专利授权实质条件（一）扩大“现有技术”范围，采用绝对新颖性标准2000年专利法第22条第2款规定：“新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由
2、他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”第22条第2款修改为：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”,4,增加一款，作为第22条第5款：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”判断新颖性的参照物，或者称为对照标准，是现有技术。现有技术是指在申请日以前公众能够得知的技术。现有技术的判断，与时间、公开方式和地域都有关，这也成为判断新颖性的标准。1、现有技术的判断标准（新颖性的判断标
3、准）,5,（1）判断新颖性的时间标准（即划定现有技术的时间界限）国际上有三种划分标准：以专利申请日（享有优先权的申请以优先权日为标准）为界，以专利申请的时刻为界，以发明日为界。（2）判断新颖性的地域标准（即划定现有技术的地域界限）国际上有三种划分标准：绝对新颖性（又称世界新颖性或国际新颖性）、相对新颖性（又称本国新颖性或国内新颖性）和混合新颖性。,6,（3）判断新颖性的公开标准（即确定现有技术的公开方式）现有技术的公开方式有三种：1）出版物公开（书面公开）：这里所讲的出版物必须是公开发行的。2）使用公开：通过销售、使用或公开演示相关产品，而使公众了解其技术内容。3）其他方式公开：主要是通过交谈
4、、报告、讲课、广告、广播电视、互联网传播等方式揭示相关技术内容。,7,技术公开是指将某项技术由秘密状态变为公众所知状态的行为。这里所讲的公众，不包括以下几种人：（1）直接参加本项技术研究的人员；（2）在本项技术研究中承担辅助性工作的人员；（3）根据合同参与技术研究工作、并负有保密义务的人员；（4）相关单位有可能因工作关系接触到此项技术研究，而负有保密义务的人员；（5）由于工作关系而了解技术研究内容的其他人员，如专利代理人、专利机关管理人员、上级机关科技管理人员等；（6）无能力理解该项技术内容的人员。,8,2、扩大“现有技术”范围的影响（1）提高专利授权的实质性条件（新颖性、创造性）（2）有利于
5、充分利用国外非出版物公开的现有技术（3）与国际专利制度发展相协调（SPLT等）（4）解决了部分执法争议（一国四地、互联网）（5）增加了国外非出版物公开现有技术的取证任务,9,（二）扩大了“抵触申请”的范围判断新颖性的另一对照标准，是抵触申请。抵触申请是指在一项专利申请的申请日以前向同一专利局提出过申请、而又在该申请日之后（含申请日）公布的、同样技术内容的专利申请。抵触申请包括申请日以前提出、在申请日之后（含申请日）进入中国国家阶段并作出中文公布的、同样的发明或者实用新型的国际专利申请。,10,2000年专利法规定的抵触申请，限于他人提出的同样技术内容的在先专利申请，不包括申请人本身提出的同样技
6、术内容的在先专利申请。2008年专利法规定的抵触申请，取消这一限制，包括申请人本身提出的同样技术内容的在先专利申请。抵触申请原来只影响发明和实用新型专利申请的新颖性，不影响外观设计的新颖性。2008年专利法对此已作修改。,11,（三）提高了“创造性”标准2000年专利法第22条第3款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。2008年专利法第22条第3款修改为：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”由于现有技术的范围扩大，“创造性”标准提高。创造性的参照标
7、准是现有技术，不包括抵触申请。,12,二、进一步限定“转换保护”条件2000年专利法第9条：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”专利法实施细则第13条第1款：“同样的发明创造只能被授予一项专利。”2008年专利法在第9条中增加一款，作为第1款：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”,13,1、“转换保护”的含义“转换保护”是指“同一申请人的同一项发明创造在实用新型与发明之间进行转换保护”的制度设计，
8、也有人称之为“交叉保护”。1995年9月28日中华人民共和国专利局发布的专利局审查指南公报（第号）确立了专利“转换保护”机制，明确规定，在对专利申请或者无效宣告请求的审查过程中，发现同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，且两件申请均符合授予专利权的其他条件时，应通知申请人在二者之间任择其一。,14,2001年专利审查指南正式将“转换保护”机制列入（参见2001年专利审查指南第2部分第3章第节），2006年专利审查指南第2部分第3章第节，对此予以保留，只是进行了个别文字调整，未做实质性修改。“转换保护”不是“重复授权”。既然已经设置了本国优先权，是否有必要保留“转换保护”机
9、制？“转换保护”机制有利有弊，但利大于弊。该机制之“利”主要体现在以下几个方面：,15,第一，“转换保护”机制既避免了使同一技术方案同时受到两个或两个以上专利权保护的情况发生，又满足了实践中为数不少的发明创造者希望就同一发明创造既申请实用新型，又申请发明专利的现实需要。第二，“转换保护”机制有利于鼓励发明创造者积极申请发明专利。如果只允许同一申请人对同一发明创造要么提出发明专利申请，要么提出实用新型申请的话，那么，由于发明专利的获得授权的机会比较少，申请人申请发明专利的积极性就会大大降低。,16,第三，“转换保护”机制可以弥补从发明专利申请日到发明专利授权以前，发明专利申请人的合法权益得不到有
10、效保护的缺陷。第四，“转换保护”机制能有效弥补实用新型稳定性较差的弱点，并减少“问题专利”的数量。根据我国的实际情况，在专利制度中保留和完善“转换保护”机制是必要的。,17,2、“转换保护”限定于同日的申请目前对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利并没有限定必须“同日”提出申请，允许在先申请提出以后、公开以前，提出在后申请即可，不受12个月优先权期的限制。设置这一限定条件主要是考虑到，如果没有必须“同日”提出申请的条件限制，用在后申请本身的申请日计算专利保护期，将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长超过专利法法定的保护期，有其合理性，但是与第22条关于.”抵触申请”的修改重复。,
11、18,3、“先获得的实用新型专利权尚未终止”这一限定条件，是在2008年8月25日提交全国人大常委会审议的专利法修正案（草案）中才增加的。设定这一条件是出于以下考虑：“转换保护”的申请人，在先获得的实用新型授权以后，在获得在后申请的发明专利授权以前就放弃了该实用新型，造成实用新型权终止，将会误导社会公众以为该项实用新型保护的技术方案已经进入公有领域，从而自由使用该技术，而当在后申请的发明专利授权以后，受到侵权追究，这对于社会公众是不公平的。,19,这一限定条件其实没有必要设定：第一，作为准备日后进行“转换保护”的申请人，获得实用新型授权以后，一般不会主动放弃其实用新型授权。第二，作为准备日后进
12、行“转换保护”的申请人，获得实用新型授权以后，即使在发明专利授权以前放弃了其实用新型授权，造成实用新型权终止，也不意味着所保护的技术方案已经进入公有领域，从而使任何人可以自由使用该技术。,20,第三，造成“先获得的实用新型权终止”，并非一定是出于实用新型权利人的原因所至，可以是由于专利局审查周期过长造成。第四，如果“转换保护”的技术方案，是“产品”加“方法”的发明创造（具备单一性），实用新型的权利要求书中只能有“产品”保护的独立权利要求，发明专利的权利要求书中可以有“产品”和“方法”两项独立权利要求。如果在发明专利获得授权以前，“先获得的实用新型权”被无效，相当于被“终止”，因而同日提出的发明
13、专利申请不能通过“转换保护”的机制获得授权。产生这一后果是否合理？,21,4、“申请人声明放弃该实用新型专利权”这一限定条件，是必要的，过去也一直是照此办理的，没有争议。,22,三、将遗传资源保护和披露纳入授权条件生物多样性公约规定，遗传资源的利用应当遵循国家主权、知情同意、惠益分享的原则，并明确规定，专利制度应有助于实现保护遗传资源的目标。在第五条中增加一款，作为第二款：“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。”在第二十六条中增加一款，作为第五款：“依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源
14、；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。”,23,四、修改了对专利文件的要求（一）将实用新型设计人改为发明人2000年专利法第二十六条第二款 请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。2008年专利法将第二十六条第二款修改为：“请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。”,24,（二）强化对权利要求书的要求2000年专利法第二十六条第四款权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。专利法实施细则第二十条 权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护
15、的范围。2008年专利法第二十六条第四款修改为：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”,25,（三）严格说明书及附图对权利要求的解释2000年专利法第五十六条第一款发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。2008年专利法将第五十六条改为第五十九条，修改为：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。,26,（四）调整发明人或者设计人、专利标识 的规定将第十五条和第十七条合并，作为第十七条：“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。“专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。”,
