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1、,技术开发、转移过程中的法律风险防范,吴立 博士2013年10月31日,吴立博士是北京泛诚知识产权代理有限公司的合伙人兼总经理。他的业务涉及知识产权法的各个方面。一方面，他侧重于为客户，尤其是生物、化工、制药、以及医疗器械领域的客户，提供专利相关的申请、无效以及诉讼等方面的服务；另一方面，他也为客户提供商标、版权、商业秘密、反不正当竞争等各方面的知识产权法律咨询。吴立博士同时还是北京大学国际知识产权研究中心的客座研究员。吴立博士是中国专利局注册的专利代理人，也具有中国律师资格；同时，他也是美国专利商标局的注册专利代理人和美国马萨诸塞州执业律师。他曾分别服务于知名的中国知识产权代理事务所和美国律
2、师事务所，帮助包括跨国公司和世界知名研究所在内的各类客户处理专利申请、无效以及侵权诉讼等事宜，并指导他们建立和完善相关的专利制度和战略。此外，他还曾作为跨国公司在中国的知识产权法律顾问，帮助其处理涉及中国专利、商标以及药品注册等方面的法律事务。在从事法律服务之前，吴立博士在神经科学领域从事了近十年的科学研究并取得了丰硕的成果；他的自然杂志上。,技术开发合同,1、重视合同条款，促进双赢合作,a、合同标的明确技术的主要功能、目标以及应达到的指标明确合同履行完成的条件：技术成果验收合格/专利获得授权明确技术成果的呈现形式：专利/技术秘密一般推荐以专利的形式,1、重视合同条款，促进双赢合作,b、一些需
3、要额外注意的事项委托方：明确利用研究开发经费购置的设备、器材、研发资料的权属；应明确约定受托方向委托方进行技术维护和支持服务的时间和内容；应明确委托项目是否可以分包；应当明确受托方不得在研发过程中侵犯第三方的合法权益，并且不得擅自将研发成果转让给第三人。,1、重视合同条款，促进双赢合作,b、一些需要额外注意的事项受托方：应在合同中约定完成技术开发的弹性时间，避免由于计算失误，未能在合同规定的时间内完成技术开发而承担的违约责任;应强调委托方的委托不得侵犯第三方的合法权益；,2、委托开发中的技术成果/专利权归属问题,按照合同法第339、340条规定：委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，
4、申请专利的权利属于研究开发人。合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。,2、委托开发中的技术成果/专利权归属问题,因此，必须在开发合同中明确约定开发完成的发明创造的归属：委托人所有，研发人拥有使用权（最常见）委托人和研发人共同所有（可以共同所有，也可以约定按份所有）共同所有时，应注意约定专利申请地域、时间、发明人等细节研发人所有，委托人拥有使用权在研发人所有或研发人与委托人共有的情况下，委托人应对专利权的许可使用作出规定，以防止研发人的许可给第三者后对委托人造成损害,2、委托开发中的技术成果/专利权归属问题,此外，应该在开发合同中明确约定后续改进
5、所获得的发明创造的归属：在不作额外约定的情况下，通常归完成改进人所有可以约定由某一方拥有，另一方拥有使用权（最常见）但注意，约定不可以限制某一方对技术的改进，也不可约定某一方无偿获得对方的改进成果也可以约定共同所有，或按份所有后续改进过程中，应注意协调专利申请时限，交叉许可以及保密等问题,2、委托开发中的技术成果/专利权归属问题,在开发合同中还应明确约定职务发明的奖励和报酬问题：专利法规定被授予专利权的单位应该给予职务发明人相应的奖励和报酬按照专利法实施细则，未约定的情况下，应给予发明人的奖励不应低于3000元（发明）或1000元（实用新型/外观）；应给予的报酬不应低于营业利润的0.2%（发明
6、/实用新型）或2%（外观），或不低于许可费用的10%委托方应在合同中明确要求受托方和职务发明人有明确的发明奖励和报酬约定，以防止今后的诉讼风险,2、委托开发中的技术成果/专利权归属问题,委托方应确定受托方的独立资质：受托方是否是独立法人单位；是否存在母公司或上级单位；受托方的研究成果，是否受相关法律法规的限制或在先协议的限制，以致委托方不能完整地获得该发明委托方应进行合理的尽职调查，并在合同中明确要求受托方的相关承诺和保证,技术转让合同,1、了解转让专利的法律状态,检查专利权人提供的专利证书、缴纳专利年费收据及专利申请文件（权利要求书、说明书及附件等），明确专利是否在有效状态；可以在专利局网上
7、对此进行复查向专利局请求出具专利登记薄副本。,2、权属问题,对于受让人来说，应注意专利权让与人是否是该专利的合法持有人，包括需要询问该专利权是已被转让，是否还存在其他共有人、以及该专利是否是职务发明等。,2、权属问题,专利法第六条规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的，
8、从其约定。,2、权属问题,专利法实施细则第十一条规定:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中做出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造；（三）退职、退休或者调动工作后1年内做出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。,例：非职务发明侵害职务发明的问题,从1988年开始，我国的发明专利职务申请受理量就开始小于非职务申请受理量，并且所占比重逐步下降。按常理，发
9、明专利的技术含量高、创造水平高，发明活动需要一定的技术和经济支撑，个人往往缺乏这种条件，而事实上不少缺乏这种条件的个人却取得了非职务发明专利。在国内专利纠纷案件中，专利申请权/专利所有权纠纷案占到了3040%。,2、权属问题,因此，受让方应对让与方专利发明（特别是非职务发明）的权属合法性进行详尽的调查，必要时应要求让与方提出相应的权属证明或声明，并在转让合同中明确，以期尽量避免日后的专利权属纠纷。,3、了解专利的稳定性,从受让人的角度来说，转让到手的专利权并不一定是“有效“的。根据专利法规定，专利权可以被宣告无效。一旦被宣告无效，专利权实际上就失去价值。专利无效后，根据我国专利法的规定，原专利
10、权人并没有义务返还专利转让费。在没有其他约定的情况下，需要由受让人承担专利权被宣告无效后的责任。我国专利法第四十七条规定：被宣告无效的专利权自始即不存在，已经履行的专利权转让合同不具有追溯力，不返还专利权转让费；但明显违反公平原则的，应当全部或部分返还。,3、了解专利的稳定性,因此，受让人在签订专利转让合同前，必须充分考虑待转让专利权的“稳定性”专利的稳定性需要从专利的“新颖性、创造性、实用性”等多方面进行判定，涉及复杂的法律和技术判断，建议受让人请专利代理人或专利律师提供专业意见专利的转让费等，必须结合专利权的稳定性来考察；在专利转让合同中，也必须与专利权人约定专利被宣告无效后的不同处理方式
11、。,4、了解待转让专利的实施历史,待转让的专利有可能已经与其他人签订过许可实施合同。我国相关法律法规对专利实施许可合同要求备案，专利许可合同备案与否并不影响合同效力，也不影响专利权的有效性和受到的保护。因此，在签订专利权转让合同之前，受让人应该仔细了解该专利权人是否就该专利与他人签订过许可实施合同，并在专利转让合同中明确专利在转让前的实施情况以及可能产生后果的法律责任、解决方法。,5、对侵犯他人合法权益的约定,专利的实施有潜在的侵犯他人合法权利的可能性。例如，对于外观设计专利的实施，有可能侵犯他人的版权、肖像权等，发明和实用新型专利有可能是对他人提出的基础专利进行改进，那么该改进后的发明专利实
12、施若得不到基础专利的专利权人的许可，有可能侵犯其专利权。因此，在专利权转让合同中，尤其是对于受让人来说，应约定在上述情况发生时侵权责任的承担方式。,6、应当签订正式书面的转让合同,专利权实际上是一种财产权，但是作为专利权客体的发明创造它又是无形的，不能像有形财产那样被实际地占有，因此专利权的归属是以国家知识产权局的登记簿为准。所以，我国专利法规定，转让专利权的当事人应当订立书面的转让合同，并及时在国家知识产权局登记。同时需要注意的是，专利权的转让自登记之日起生效。,7、后续改进,双方各自针对项目涉及的技术方案作出改进，形成新的技术方案后的权属问题：专利成果：如果未在合同中约定，一般为改进方专属
13、。有约定，从约定。注意，合同法第三百四十三条规定：技术转让合同可以约定让与人和受让人实施专利或者使用技术秘密的范围，但不得限制技术竞争和技术发展。,其他一些相关的法律问题,1、免税政策,根据“财税字1999273号财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知”，对技术转让、技术开发取得的收入免征营业税；根据中华人民共和国企业所得税法及中华人民共和国企业所得税法实施条例（国务院令第512号），在一个纳税年度内，不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨
14、询、技术服务业务的单位和个人，如果想要申请税收减免的优惠，首先要进行技术合同认定。,2、保密条款,保密对象：合同双方应明确约定保密对象，应该对保密对象加以细化，以例举的方式列出，还应约定特定情况下的一些例外事项。保密责任：一般来说，应约定双方对商业秘密都负有保密义务，任何一方都不得擅自泄漏，否则承担相应责任。保密期限：通常推荐约定合同中的保密事项的具体保密期限。对于技术引进合同来说，根据我国相关法律，对保密期限有更具体的约束，一般不超过合同有效期。保密条款的独立性：双方可以约定，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。,3、技术进口,技术
15、引进合同管理条例第九条：供方不得强使受方接受不合理的限制性要求；未经审批机关特殊批准，合同不得含有下列限制性条款：（一）要求受方接受同技术引进无关的附带条件，包括购买不需要的技术、技术服务、原材料、设备或产品；（二）限制受方自由选择从不同来源购买原材料、零部件或设备；（三）限制受方发展和改进所引进的技术；（四）限制受方从其他来源获得类似技术或与之竞争的同类技术；（五）双方交换改进技术的条件不对等；（六）限制受方利用引进的技术生产产品的数量、品种或销售价格；（七）不合理地限制受方的销售渠道或出口市场；（八）禁止受方在合同期满后，继续使用引进的技术；（九）要求受方为不使用的或失效的专利支付报酬或承担义务。,技术引进合同管理条例实施细则进一步细化了对技术引进合同的规定，包括：第十一条 供方应当保证自己是所提供技术的合法拥有者，或者保证自己有权转让或者许可该项技术。受方使用转让或者许可的技术生产或者销售产品如被第三方指控侵权，应当由供方负责应诉；如被第三方指控的侵权成立，受方的经济损失由供方负责赔偿。第十二条 在合同有效期内，改进技术的所有权，包括申请专利的权利，属于改进方。在受方向供方提供改进技术时，其条件应当与供方向受方提供改进技术的条件相同。,谢 谢！有更多问题请联系：,北京泛诚知识产权,
