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1、获得美国专利权，避免知识产权纠纷,John P.Iwanicki先生,2010年中国专利信息年会,Banner&Witcoff.律师事务所,严格意义上的知识产权（专利、商标及版权）知识产权全方位服务所有技术领域药物、生物技术、电气、计算机软件、制造工艺、化学、机械和设计专利申请，包括专利合作条约/欧洲专利局意见（侵权、有效性）授权诉讼（陪审团审案、申诉、国际贸易委员会）商标版权,办公地点,伊利诺伊州芝加哥（43位律师）华盛顿哥伦比亚特区（36 位律师）马赛诸塞州波士顿(7位律师)俄勒冈州波特兰（两位律师）律师总人数：88所有办公室均通过网络连接。,针对现实世界的实用建议,每个以科技为本的公司都
2、有自己的专利战略创新投资必须受到保护专利是一种保护工具篱笆扎的牢，邻居处的好；专利保护的好，商业合作错不了。,针对现实世界的实用建议,获得美国强专利权在起草中文申请时，考虑美国可专利性要求在美国经商，应避免知识产权纠纷在向美国销售商品之前，要进行尽职调查,专利类型,实用专利保护实用发明，包括有生命的和无生命的外观设计专利保护新的、独创性的、装饰性的产品设计植物专利保护新植物品种,专利基本要素,与政府签订合同：您将专利向社会公开，我们授予您专利权排除他人制造、使用、销售、许诺销售、进口及向国外出口零部件的权利您本人没有实践发明的确定权利专利末尾的权利要求（已标号的段落）定义了专利,专利基本要素,
3、有限期性：从最初的美国有效申请日起20年有限期是药物发展的一个关键问题随着新发现的涌现，出现了专利包如私人财产一样，可获得许可证、分配、出售、赠送、继承或抵押,案例研究1,“专利权对我的公司有意义吗？”保护研发投资保护新技术对抗竞争对手专利法诉讼投资者融资需要专利市场专属权为投资带来回报,案例研究2,“我应如何识别并搜集新技术？”,搜集新技术,我们需要做什么？识别新技术 捕获新技术 评价新技术 保护新技术,公司员工保存的记录,实验室笔记中记录的研究与开发内容已装订的、标有页码、日期和证明的文件电子实验室笔记发明公开形式发明激励方案,案例研究3,“现在我已搜集了新技术，但如何决定什么值得去申请专
4、利？”,并非所有发明均可获得专利权,不能满足发明法定要求的知识进步没有直接收益流或版税流的发明支持独创发明的后续数据哪些发明可以获得专利权？,通过交会法确定哪些发明可获得专利,专利,技术可行性,!,商业价值性,可专利性,案例研究4,“现在我已确定哪些发明可申请专利，下一步应采取什么行动？”,选择申请地点：全球专利策略,首先在中国提出申请 专利合作条约申请进入国家阶段的申请美国申请,选择一家中国公司,准备初步申请 了解美国申请目标了解美国要求与美国律师一起在美国进行专利申请,专利合作条约申请,规范申请和初步审查系统：ISR/WO/IPRP一站式购物，涵盖141个国家延期30个月支付大部分费用延期
5、30个月确定专利申请目标国为商业开发留一些时间,全球专利战略,初次申请目标 美国书面说明要件和实施要件要求要求保护的主题的可靠优先权基础,案例研究5,“我应如何准备美国强专利权申请？”,从头开始创建可靠的专利权,审查发明披露 采访发明人：发明人的思维犹如步枪的发射。专利律师的思维则如猎枪爆炸。准备权利要求草稿起草专利申请书,法定要求,35 U.S.C.101：法定主题及实用性35 U.S.C.102：新颖性35 U.S.C.103：创造性35 U.S.C.112：确定性、书面说明要件、实施要件、最佳实施例,哪些主题可获得专利？35 U.S.C.101,“凡发明或者发现任何新而且有用的方法、机械
6、、制造品、或物的组合、或由此所为的任何新而且有用的改良并符合法律的规定者，可以获得专利。”,哪些主题不可获得专利？,自然法：E=mc2 一种自然现象：北极光一种抽象观念：把人放到月球上，然后让他安然无恙地返回地球自然的产物:DNA?,分子病理学协会诉讼纽约南区美国专利商标局(3/29/10),权利要求：一种乳腺癌易感基因1多肽独立DNA编码，该多肽具有序列标示符2中列出的氨基酸序列。“独立DNA”是一种DNA核苷酸部分，其在其他与天然DNA相关的细胞成分之外独立存在，包括蛋白质和其他DNA序列，其他DNA序列包括基因组的其他部分。“乳腺癌易感基因1”是一种人类基因，通常与17号染色体融为一体，
7、其一些等位基因易导致乳腺癌和卵巢癌敏感性。,分子病理学协会诉讼纽约南区美国专利商标局(3/29/10),因为法律问题，针对包含自然序列的独立DNA的权利要求是不能成立的，根据35 U.S.C.101其主题具有不可专利性。自然产品不能构成可专利性的主题，该主题不具备导致新产品产生的变化。自然产品的纯化不能构成可专利性的主题，该主题不具备能导致新产品产生的变化。自然产品不能通过纯化转化为可专利的主题。纯化产品必须具备显著性特征，以满足35 U.S.C.101的要求。,美国专利法第102条：发明必须具备新颖性,发明必须具有新颖性：不能从公共领域引用实施例在您构思该发明之前，其他人已公开知道该发明在您
8、提交专利申请书之前，该发明已于至少一年前在美国或其他国家出版在提交专利申请书之前，您已从该发明中获得至少一年的商业利益您的发明已出现在更早提交的专利申请或已出版的专利中,古时：一项现有技术能孕育出所有的发明,美国专利法第103（a）条：发明必须具有创造性,所有发明都是现有东西的组合物（A+B+C+D）若现有技术文档中未描述整个发明，审查员必须通过主要参考文献（A+B+C）及次要参考文献之组合找到该部分。然后问题是，“审查员何时用次要参考文献内容修改或改变主要参考文献内容，以完整表述权利要求的所有内容？”,KSR 国际诉讼泰利福公司 550 U.S.398(2007),根据已知的方法，当日常熟悉
9、的物质只能产生可预见性的后果时，它即具有易见性。如果一个具有一般技能的人能实施某种可预言的变化，根据第103条，有些发明可能是不可专利的。法院可以考虑具备一般技能的人能够使用的推论和创造性的步骤。,KSR 国际诉讼泰利福公司550 U.S.398(2007),证明专利主题易见性的其中一种方法是注明对于发明中存在的已知的问题，权利要求中有明显的解决方案。通过常识可知，熟悉的日用品除基本用途外，还有其他明显的用途。大多数情况下，具有一般技能的人也能如谜一般地同时教喻多种专利权。,KSR 国际诉讼泰利福公司550 U.S.398(2007),当存在设计需求或市场压力而需要解决一个问题，且有一定数量已
10、被鉴定或预言的解决方案时，一个具有一般技能的人即可根据其已掌握的技能研究这些已知的可选择项。如果能获得预期的成功，该产品可能不具备创新性，而是从普通技能和常识中发展而来。如果一个组合具有尝试的易见性，则根据第103条，它符合易见性。,KSR 发明不具备普遍性,一般创新的结果不是依据专利法专有权的主题。向常规过程中出现的不具备创新性的改进授予专利保护会延缓进步，在专利与先前已知的因素联合的情况下，可能会剥夺现有发明的价值或功用。,书面说明要件,美国专利法 第112条第1款说明书应该对发明、制作与使用该发明物的方式和工艺过程，用完整、清晰、简明而确切的词句加以叙述，使任何熟悉该项发明所属的或与该项
11、发明密切相关的人都能制作及使用该项发明。说明书还应该提出发明人所拟定的实施其发明的最好方式。,书面说明要件,阿瑞雅德药物对 礼来制药提起诉讼（2010年3月22日）书面说明要件与实施要件不同。“书面说明要件的目的是如权利要求中所述，排除权范围不得超越专利说明书中发明者对该领域所做贡献的范围。测试：申请披露是否向该领域技工合理地传达出发明者自申请日起即拥有所要求的主题。“说明书所描述的发明必须能为熟练的技工理解，并显示发明者确实发明了所述的发明。”,小建议1：书面说明要件,描述实施中的种类结构/公式描述一般结构/公式描述功能所需的序列部分描述结构和功能性质之间的关系使用例子/实际预言,实施要件,
12、美国专利法第112条第1款 说明书应该对发明、制作与使用该发明物的方式和工艺过程，用完整、清晰、简明而确切的词句加以叙述，使任何熟悉该项发明所属的或与该项发明密切相关的人都能制作及使用该项发明。说明书还应该提出发明人所拟定的实施其发明的最好方式。,实施要件,必须传授一种制作或使用技能在治疗前列腺癌的方法中，在教授方法步骤之后，在没有验证所述药物的疗效之前，该技术不会 为人接受。没有数据显示非那雄胺在治疗前列腺癌方面的效果。没有内容可以显示其抗肿瘤效果。前列腺癌治疗方法不可行。2005年联邦判例汇编第3辑第413卷第1318页，史克必成Rasmusson V.,关于法律，1988年联邦判例汇编第
13、2辑第858卷第731页（过度试验）,实验必需品数量 指导或引导程度具备或不具备工作实例发明的性质 现有技术的状态PHOSITA的相关技术权利要求的保护范围,案例研究6,“我已准备好申请强专利权，美国专利申请包括哪些程序？”,美国专利审查策略,登记美国申请最初优先日起18个月颁布美国申请审查员检索、审查权利要求审查员颁布专利局审查决议否决书或接受权利要求,常见驳回,考虑到现有技术参考文献，该权利要求不具备新颖性在结合现有技术参考文献的基础上，该权利要求具有易见性申请未指明如何创造、使用发明发明不起作用,一般反应,申请的权利要求具有新颖性和创造性权利要求经过修改和辩论而具有新颖性和非易见性已提交
14、的声明证明该发明有效和/或提供意想不到或有利的结果申请指导您如何创造、使用发明,核准通知,如果审查员认为您的权利要求可获得专利，他会向您颁发核准通知要获得专利授权，您必须支付授权费用可执行的美国专利中的申请问题在专利授权之前，应做什么？,继续申请：优势,对潜在侵权者的持续威胁权利要求越来越完善：从前期审查中学习经验权利要求越来越强：识别的、受保护的新技术抵触的可能性,案例研究7,“现在我没有获得美国专利，但我想在美国出售产品。我应如何避免知识产权纠纷？”,专利可操作性报告,注意事项客户规模产品重要性产品开发投资故意侵权的可能性产品寿命周期不利风险等级,专利可操作性报告,意见目的指引产品开发方向
15、提供专利问题的意识使客户免于有意侵权，增加赔偿损失和代理费,专利可操作性报告,了解产品检索美国授权专利 了解三方美国专利权在开始销售产品之前，请分析哪些专利具有侵权风险且会引发第三方诉讼,专利可操作性报告,您的产品未侵权产品上为注明权利要求 您已重新设计产品以避免侵权证据标准的优势,专利可操作性报告,美国专利无效开展当前技术检索权利要求不具新颖性权利要求不具易见性 美国专利具有不可执行性清晰可信的证据标准,专利可操作性报告,购买或许可专利产品可能侵权没有重新设计的选择 专利不能失效 商谈许可费权利,专利可操作性报告,被提起上诉的可能性专利晦涩难懂专利将要到期 专利所有人无钱支付诉讼费用 所有人
16、未监控商业,案例研究8,“我们终于花费巨资被授予专利权，现在我们需要证明这花费是合理的。”“我们应如何使用专利保护商业利益？”,实施专利权：挥剑应对,律师意见,授权通知书,侵权、有效性和可执行性,防止确认判决上诉强制许可懈怠和禁止,实施专利权：挥剑应对（续）,在联邦地区法院起诉,向更高一级授权机构提供资料损害赔偿和禁令救济,温文尔雅地提出上诉,先起诉然后问问题：起诉第一的原则,实施专利权：挥剑应对（续）,仅停止进口无损害赔偿亦可在联邦地区法院上诉通常比联邦地区法院诉讼速度更快在对物诉讼中无需管辖权,向国际贸易委员会起诉,案例研究9,“我们终于花费巨资被授予专利权，现在我们需要证明这花费是合理的。”“我们应如何使用专利保护商业利益？”,对抗竞争对手：以专利为盾,专利包的大小和力度可以保护诉案免于记录在案,损害赔偿和申请制止侵权行为的权利,反诉,许可谈判,交叉许可作为一种清算方式选择权分享市场：合作管理、联合经营、收购,对抗竞争对手：以专利为盾（续）,使用未决申请使美国专利商标局宣布进行抵触审查,现有技术,使竞争者专利权无效,谢谢！,感谢诸位！您是否还有其他问题？,John P.Iwanicki先生,
