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1、平行进口侵权问题的防范与应对之如何判断是否构成商标侵权？作者：李涵璇（兰台律师事务所）发布日期：2024.02.26虽然当前我国法律和司法解释对平行进口中商标侵权问题尚无明确规定，但在司法实践中，人民法院在判断平行进口商品是否构成商标侵权时，逐渐形成了统一的判断标准。在判断平行进口商品是否构成商标侵权时，人民法院会综合考虑多个因素。首先，会评估商标的功能是否被破坏，即平行进口商品是否对商标指示商品来源的功能造成损害。其次，会考察权利人的利益是否受损，例如平行进口商是否对商品进行了不当的加工或变动，损害了商品的质量或商标声誉。最后，还会关注消费者是否可能产生混淆，即平行进口商品是否可能导致消费者
2、对商品来源或品质产生误解。01商标侵权案例在过往的平行进口商标侵权案件中，以下行为通常被认定为构成商标侵权：（一）商品违反我国强制性法律法规1 .“吉力贝”商标侵权案件I案情简介：被控侵权产品标签的配料中包含白砂糖、玉米糖浆及双乙酸钠等，另载明原产国为美国，经销商为被告好食好吃公司。我国食品安全国家标准（GB2760-2014）中规定的双乙酸钠允许使用食品不包含糖果、巧克力等。法院认为：判断本案中被控侵权商品的进口、销售行为是否侵害涉案权利商标注册商标专用权，关键在于是否损害了权利商标保证商品质量和表明商品提供者信誉的作用，是否会给权利商标及商标权利人的声誉带来不良的影响被控侵权商品在我国境内
3、的进口、销售已属违法，且可能存在食品安全隐患，破坏了权利商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对注册人的商标专用权已造成实际损害。2 .米其林轮胎商标侵权案件2案情简介：被告出售的被控侵权商品确系原告的日本工厂生产，但其并未按照中国法律规定办理3C认证，而轮胎产品办理3C认证是强制性要求。法院认为：由于这种产品我国境内的销售己属违法，且可能存在性能和安全隐患，破坏了原告商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对原告注册商标专用权已造成实际损害，两被告的销售行为，属于侵犯原告注册商标专用权的行为（二）对商品进行分装销售1 .“不二家”商标侵权案件3案情简介：被告购进权利人生产的散装糖果后，采购
4、不同规格的糖果盒对散装糖果重新分装后进行销售，规格具体为138g铁盒装、258g铁盒装、100g纸盒装。法院认为：本案中，虽然被告分装、销售的三种规格的涉案产品中的糖果本身系来源于原告公司，且其使用的三种规格的外包装上也附着了与涉案商标相同或相近似的标识，从相关公众的角度来看，并未产生商品来源混淆的直接后果，但是商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能，而被告未经原告许可擅自将其商品分装到不同包装盒，且该些包装盒与原告对包装盒的要求有明显差异，因此，被告的分装行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用，反而会降低相关公众对涉案商标所指
5、向的商品信誉，从而损害涉窠商标的信誉承载功能，构成商标侵权。（三）在商品上加贴标识且/或磨掉识别码2 .“百龄坛”商标侵权案件窠情简介：原告在其生产的所有产品刻上清晰的码以便于公司识别产品的产地以及产品的追溯情况，被告在被控侵权商品上加贴使用中文标签并磨掉产品原有的识别码。法院认为：商标权利人在涉诉商品发售国并无在该商品上使用“百龄坛”商标的意愿，而经营者亦无使用该商标的合法、合理理由，故在涉诉商品中文标签上使用“百龄坛”字样的行为客观上损害了商标权利人在商标不使用方面的权益。经营者磨去产品识别码，其主观上有隐藏商品来源、将其与国内使用商标的有着其他生产、销售来源的同类酒产品相混淆的恶意，实质
6、上给相关公众和商标权人造成了双重损害：一是影响了商标的识别功能。商标注册有地域性、来自不同法域的商标，注册人有可能不同，擅自加贴他人商标的行为有可能导致相关公众对真实商品来源产生混淆、误认；二是妨碍了商标权人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权人控制产品质量的权利，比如对应当召回的产品因被磨码后无法判断商品的准确来源而未召回的情形下，致使商标权人的商誉等商标权益受害。3 .“康宝莱”商标侵权窠件-案情简介：被告在其销售的被控侵权产品上加贴不透明的中文标签，另将两种产品外包装上的产品识别码去除或磨除。法院认为：注册商标权利人有权根据其自身需求和商标策略决定在何种商品上使用何种商标，进而达到细分商品
7、市场或区分商品定位等特定商业目的。本案中，尽管涉案英文图文注册商标和“康宝莱”、“普莱乐”、“奈沃科”、“夜宁新”等中文注册商标均归属于康宝莱国际公司，但权利人对其享有的注册商标享有专用权和排他权，即康宝莱国际公司享有在商业活动中使用其注册商标的自主性，且这种对注册商标的支配权不容他人侵害。被告被诉行为尽管未割裂商品与注册商标及权利人间的对应关系，但在未获涉案注册商标权利人授权的情况下，在进口商品上使用了与涉案中文注册商标相同的文字，违背了权利人商标使用的意愿，影响了权利人商标使用的策略，从本质上妨碍r康宝莱国际公司对涉案中文注册商标的支配权。产品识别码是特定商品相关信息的标识，能够为权利人及
8、消费者识别、追溯产品来源提供便利。本案中，根据原告陈述以及被告提供的天猫国际商铺对于标签破损及刮码问题的描述，涉案注册商标权利人为了对产品价格把控、对商品进行有效溯源在上述两款产品上安装了产品识别码，但被告销售的被诉两款产品去除了相应识别码信息，在主观上有隐匿商品来源的恶意，客观上破坏了商品的完整性，对权利人和相关公众造成了双重损害：一方面，妨碍了商标权人对产品质量的追踪管理，干扰了商标权人控制产品质量和价格的权利；另一方面，影响了商标的识别功能，侵害了消费者对商品来源及产品信息的知情权，有可能导致相关公众对商品真实来源产生混淆、误认。（四）对商标的使用超出合理限度1. “FENDI”商标侵权
9、案件6窠情简介：被告在商品的包装盒、防尘袋、标签、钱包内侧及销售小票、销售单上使用“FENDI”标识。同时，该店铺的店招、店铺外墙的指示牌及店铺门口放置的折扣信息指示牌上均标有“FENDI”标识，在奥特莱斯公司的宣传册及楼层指示牌中标有该店铺所处的位置，其中店铺的名称为“芬迪”、“FENDI”。法院认为：被告的该种使用行为容易导致消费者对涉案店铺与原告公司之间的关联关系产生混淆，直接损害到商标的来源识别功能。本院再审认为，两害相权取其轻，不宜以损害商标基本功能为代价换取奥特莱斯商场的低价优势和便利性，对于奥特莱斯商场内合理使用品牌商标的必要范围应予以限缩被告在涉案店铺店招上使用“FENDI”标
10、识不属于商标的合理使用，构成商标侵权。2. “维多利亚的秘密”商标侵权案件7案情简介：被告在其店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIASSECRET”标识，且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等。法院认为：被告在指示性使用涉案商品商标过程中，应当限于指示商品来源，如超出了指示商品来源所必需的范围，则会对相关的服务商标专用权构成侵害。被告的行为可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范
11、围，具备了指示、识别服务来源的功能，构成对“VICTORIASSECRE服务商标专用权的侵害。被告在网络广告宣传过程中使用“VICTORIASSECRET”、“维多利亚的秘密”标识，目的是利用涉案商标开展产品销售相关的招商加盟业务，系在与涉案服务商标同类的服务上使用与涉案服务商标相同的商标，构成侵权。（五）变更、添附商标标识1 .“科罗娜”商标侵权案件8案情简介：被告在进口被控侵权商品时申报的商品名称是“科奥诺纳啤酒”，而原告百威公司在中国境内销售的啤酒所使用的中文商标为“科罗娜”。法院认为：从我国现行的相关法律法规来看，并没有要求经营者需对进口商品的外文商标进行中文翻译的强制性规定。本案中，
12、原告享有第3943293号商标许可实施权，其在我国境内销售啤酒时，将中文“科罗娜”与英文CoronitaExtra及图形”商标同时使用，通过长期诚信经营和宣传，使得“科罗娜”商标在相关公众中具有较高的知名度，并与英文CoronitaExtra及图形”建立了紧密的对应联系，两者均指向同一商品。被告在货物进口报关单中使用“科奥诺纳”标识的行为，影响了原告的商标使用策略，妨碍了原告对商标权的支配。被告的上述行为属于中华人民共和国商标法第五十七条第七项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形，故构成商标侵权。2 .“本杰明摩尔”商标侵权案件9窠情简介：被告一曾为原告的授权经销商，在双方授权经销关
13、系终止后，仍在其网站、微信公众号、实体店铺等经营活动中使用“BENJAMINMOOREm等系列商标以及原告享有著作权的图案“图片”销售和宣传原告品牌产品，并宣称其为原告战略合作伙伴、中国销售总部等。此外，被告一的经销商被告二北京某商贸公司在其销售的原告品牌产品上擅自突出使用被告一的注册商标“楷模”。法院认为：被告在取得本杰明摩尔品牌产品后，私自将附件一样式的标签粘贴到进口的本杰明品牌涂料的产品上，属于将“楷模”商标直接用于本杰明品牌产品上的商标性使用行为。该标签上同时带有“楷模”“本杰明系列商标”，一定程度上割裂了本杰明系列商标与原告公司之间的唯一对应关系，弱化了本杰明系列商标标识产品来源的功
14、能。此外，涉案产品为美国进口产品，产品包装均为外文介绍，产品上的金色楷模标签中带有明显的“楷模”中文字样，该多种商标混合使用的行为容易造成相关公众误认为“楷模”商标与本杰明系列商标存在关联关系。综上，本院认为被告在产品上粘贴金色楷模标签的行为，侵害了原告的注册商标专用权。02小结上述案例中，法院在认定构成商标侵权时，均对侵权行为造成了何种损害进行了一定评述。总结法院判决，平行进口中常见的商标侵权行为认定如下：行为未现描害姑果商品选反我国议制性法律法规破坏了权利商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用对商品进行分装销售损害甫标的信誉承我功鸵在商品上加贴标识且/或磨掉识别码加贴标识：造背了权利人商标
15、使用的意愿磨码：影响了商标的识别功能,妨格了商标权人对产品成量的追跺管理对商标的使用趣出合理限度使消费者产生灌流，近按捕害到商标的来源识别功能变更、添附商标标识妨耳了权利人对商标权的支配,影响商标标识产品来源的功能综上可知，法院认定被诉行为构成侵权主要考量因素包括：该行为是否损害了商标的来源识别功能、该行为是否损害了商标保证商品质量的作用、该行为是否损害了商品提供者的信誉。在广州市东方科苑进出口有限公司与百威投资(中国)有限公司侵害商标权纠纷案件中，二审法院广州知识产权法院认为：商标作为一个符号认知系统，由指示符号、指向对象、以及指示意义三部分构成，其中指示标志就是商标标识，指向对象即为商品或
16、者服务，指向意义则是商品来源或者出处、商誉等相关信息。商标法具有确保商标识别功能，通过实现质量保证功能，起到保护商标权人商誉的作用，进而实现保护消费者利益。人民法院判定商标平行进口是否构成侵害商标权时，应当回归法律规定，坚持以商标基本功能是否遭受破坏、商品使用行为是否会容易导致混淆误认以及是否会使得商标的质量保证功能受到损害进而影响商誉为判断标准。平行进口涉及的行为表现复杂多样，因此该类案件中商标侵权行为同样具有多样性。这使得在判断平行进口是否构成商标侵权时，需要全面、细致地分析各个环节所涉行为和法律因素。例如进口、销售、宣传等环节，每个环节都存在商标侵权的可能性。从商标权利人角度出发，在判断
17、平行进口商是否构成商标侵权行为时，需对平行进口全流程行为进行深入细致的调查取证和分析。同时充分考虑商标的识别功能、商品的质量保证、权利人的商誉等方面,判断自身商标权利是否受到损害。1案号(2018)京OIol民初13472号3案号 案号案号 案号(2009)(2015)(2016)(2019)长中民三初字第0072号杭余知初字第416号湘01民初1463号苏0591民初12119号案号再审(2019)沪民再5号、二审(2017)沪73民终23号、一审(2016)沪0115民初27968号7案号：二审(2014)沪高民三(知)终字第104号、一审(2014)沪一中民五(知)初字第33号8案号：二审(2020)浙02民终934号、一审(2019)浙0206民初4638号9案号：(2018)京0105民初13049号李涵璇(兰台律师事务所)1ihanxuan律师知识产权团队北京毕业院校：香港中文大学专业领域：知识产权兰台律师事务所http:WWw.I兰台律师事务所成立于2002年5月，是一家大型的、在多个业务领域有丰富实践经验的综合性律师事务所。兰台所下设法律顾问业务、房地产及基础设施业务、金融业务、知识产权业务、诉讼仲裁业务、资本项下业务、国际商事业务、刑事业务、劳动法律业务、医药法律业务、矿业能源业务、移民投资业务等多个业务部门。
