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1、论美国专利创造性制度的司法变迁文章来源 毕业论文网 创造性是专利最重要的实质性条件，专利创造性判断在我国专利授权确权审判中是最重要的问题，1对专利创造性制度的研究有重要的理论和实践意义。虽然国际上一般承认英国1623年的垄断法规是近代专利保护制度的起点，2但美国的专利制度却是相对稳定和持续发展的典范。本文拟通过对美国专利创造性制度司法变迁的研究，对在我国司法实践中正确判断专利创造性提供帮助。一、专利创造性制度的司法创设与发展(一)巡回上诉法院建立前美国专利创造性制度由司法创设是因为立法有空白。美国联邦宪法第8条赋予国会授予专利权的权力，但没有规定具体标准。专利制度需要实现的目标只有一个，即模糊
2、的“发明”标准。3专利性标准的最早参考文献来自1790年美国专利法，其只是简单要求“发明”应当“足以有用并重要”。4根据1790年专利法，由国务卿牵头，与战争部长、司法部长三人组成设置在国务院内的专利审查机构，时任国务卿、后来成为美国第三任总统的杰弗逊(Jefferson)成了美国最早的专利审查员。杰弗逊被过多细微的专利所困扰，因此建议改变立法，拒绝对那些并不重要和显而易见的发明授予排他性权利。51793年美国专利法规定了新颖性和实用性，此后，美国专利法被修正了约50次，但国会一直坚持专利的制定法标准仅限于1793年专利法
3、中的新颖性和实用性。Hotchkiss案是第一个确立专利创造性的司法判例。在1793年专利法背景下，早期的司法判例曾经拒绝确立创造性制度。例如，在1825年的Earle案中法院拒绝认为专利除新颖性和实用性之外还有其他条件。61851年的 Hotchkiss案是美国早期最重要的专利判例，美国最高法院认可了初审法院给陪审团的一个指示，即专利性除新颖性和实用性之外还需要更多的条件，“发明”被用来表述创造性。7 Hotchkiss案开启了专利创造性制度的司法变迁史，为后来制定法中的非显而易见性条款播下了种子。由于“发明”并不能准确地表述创造性，因此在此后
4、各种判例中的适用非常混乱。8例如，在1875年的Reckendorfer案中，美国最高法院推进了在Hotchkiss案中的观点，引入了“创造性天赋”标准(“inventive genius” test);91941年，美国最高法院又在Cuno案中提出了“创造性天赋的火花”标准(“flash of creative genius” test)。10在专利创造性制度被司法判例创设的初期，辅助判断因素很快就被第一次提出。1876年的 Smith案中，美国最高法院被认为第一次采用了后来被称为“辅
5、助判断因素”(secondary considerations)或“显而易见或非显而易见的标志”( indicia of obviousness or non-obviousness)。11在1891年的Magowan案中，美国最高法院承认发明的商业成功是不应当被忽略的事实，在专利性判断中具有重要作用。12关于辅助判断因素的作用，1892年的Washburn&Moen案较早地明确表示，发明的价值不应当放在与其背景相隔离的真空中进行评判，而是应当放在本技术领域的背景中进行评判，辅助判断因素有利于正确理解发明的背景。13巡回法院建立前，美国早期的判例表现
6、出两个司法学派的分野。1850年至1891年美国国会建立巡回上诉法院期间的诸多判决，在决定发明是否具备“发明”条件时，判断方法上存在的分歧形成了20世纪的两个司法学派：一派主张，发明的创造性判断应当结合发明作出的技术背景和产业发展状况来进行，应当重视辅助判断因素的作用;另一派则主张，发明应当隔离其技术背景来判断是否显而易见，这是因为，只是参考现有技术中的对比文件而不关注本技术领域当时和之后的发展状况才有利于避免事后眼光(hindsight)。(二)巡回上诉法院建立后1891年巡回法院建立后，美国最高法院仍然在积极探索专利创造性制度的具体规则。巡回上诉法院建立起来以及调卷
7、令制度实施后，美国最高法院能够选择其审理的专利案件的数量和类型。尽管如此，美国最高法院在1892年至1930期间，仍然表现出了对专利创造性的复杂态度。一方面，美国最高法院不断强调背景知识对于客观地判断创造性的重要作用，并且不断拒绝适用主观性太强的创造性判断标准。例如，美国最高法院在1911年的Diamond Rubber案中强调要考虑发明的商业成功，认为发明者的成功应当作为专利性的考虑因素，而且明确地拒绝了主观且难以操作的“创造性天赋”标准，倾向于根据发明在结果上的技术贡献来确定其专利性。14另一方面，美国最高法院有时也忽视发明背景知识的重要性，不重视辅助判断因素的作用
8、。例如，在 1935年的Paramount案中，美国最高法院并不重视发明在商业上的成功，对他人在解决本发明所解决的技术问题的失败也不予考虑。美国最高法院认为 “只有要在对本发明是否显而易见有疑问”时，这些证据才能够“放在天平上衡量”。15从1930年开始，罗斯福(Roosevelt)总统看起来对专利也持怀疑态度，这导致美国最高法院对专利创造性的要求更加苛刻。在1938年给国会的意见中，罗斯福主张专利制度是“困扰国家的经济病”。二战结束后，美国司法部反垄断局“开展了一项反对专利滥用的运动”。16在19
9、37年前的10年间，美国最高法院认定了17个专利无效的同时只认定了2个专利有效。17在1949年的 Jungersen案中，杰克逊法官写下了令当时的专利界震惊的著名断言：“美国最高法院对认定专利无效的热衷，将会使得只有美国最高法院的手够不着的那个专利才能有幸成为惟一有效的专利。”18在20世纪初至1952年，美国最高法院在对待专利和“发明”标准的路途中走得非常曲折，“发明”标准可以像橡皮一样被捏弄成各种形状以满足个案中的创造性判断，创造性判断的判例充斥着混乱和主观性，这导致了下级法院的困惑和专利界的迷茫。 19正如汉德法官
10、1955年在Lyon案中表示，“发明”也许是最为令人困惑的概念。20二、专利法第103条与司法的互动(一)第103条制定前后的司法动态由于美国最高法院和下级法院的判决中缺乏统一的创造性判断标准，各方都呼吁在专利法中明确规定创造性。例如，1948年由著名发明家凯特林(Kettering)带领的国家专利规划委员会(National Patent Planning Commission)制作的关于专利法状况的报告认为：专利制度最大的技术缺陷在于对于“发明”的界定缺乏一个明确的标准。国家专利规划委员会呼吁 “专利性应当通过发明对技术进步的贡献来客观地决定，而不是通过发明完成过程的性质来主观地决定”。21面对各种呼声，美国专利局安排首席审查员费德里科(Federico)起草专利法，全国专利法协会理事会安排瑞奇(Rich)参与起草。221952年，修改后的美国专利法得以通过，其中第103条将专利创造性明确规定为发明在现有技术的基础上相对于本领域技术人员具有非显而易见性。
